NEWS Marchi, Nomi a Dominio Diritto d'Autore 2000

Servizi di vendita al dettaglio nella Comunità Europea - l' antico mestiere è divenuto servizio.

RICORSO EX ART. 59 REGOLAMENTO 40/94 CONTRO LA DECISIONE DI RIGETTO PARZIALE DEL MARCHIO “GIACOMELLI SPORT” NELLA CLASSE 35 del 23.2.1998

1) INTRODUZIONE

2) ALCUNI CONCETTI DI MARKETING

3) I SISTEMI DI VENDITA

4) BREVE EXCURSUS SULLA PROTEZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA IN EUROPA E A LIVELLO INTERNAZIONALE

5) LE ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE A SOSTEGNO DEL RICORSO

5.1.VIOLAZIONE DEL TRATTATO DI NIZZA E DELLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE;

5.2.ANCILLARITA’ O RICONOSCIBILITA’ DEI SERVIZI: DUE CRITERI A CONFRONTO

5.3.LE DIFFERENTI MODALITA’ DEL SINALLAGMA TRADIZIONALE TRA PRESTAZIONE E CONTROPRESTAZIONE

5.4.GLI EFFETTI NEGATIVI DEL DEPOSITO ARTIFICIOSO IN TUTTE LE CLASSI MERCEOLOGICHE

6) CONCLUSIONI

1) INTRODUZIONE

La decisione, contro la quale si ricorre, ha rigettato -anche se parzialmente- la descrizione della classe 35 contenuta nella domanda della Giacomelli Sport in quanto riferibile, sia pur implicitamente, ai servizi di vendita. Tale posizione, appare dogmatica in quanto non argomentata ed analizzata compiutamente sia sotto il profilo economico che giuridico.

La decisione appellata recita quanto segue:

“Non essendo stata modificata la descrizione dei servizi della Vostra domanda come richiesto nella comunicazione del 3.2.1998 ed alla luce della Vostra comunicazione del 13.2.1998 è stato deciso di respingere la domanda relativamente a raggruppamento a beneficio dei terzi di una varietà di prodotti, trasporto escluso, per permettere ai consumatori di prendere visione e procurarsi i prodotti stessi in quanto sostanzialmente riconducibile alla attività di vendita”.

Tale decisione risulta immotivata anche se, nella corrispondenza precedente l’Esaminatore riferiva che “diciture di questo tipo, aventi lo scopo di rivendicare protezione per i servizi comunque inquadrabili nell’ambito della vendita svolta dal richiedente, non sono accettabili posto che non identificano un servizio per conto terzi, ma una attività ausiliaria alla vendita posta in essere dal richiedente nel suo stesso interesse”.

Occorre chiarire subito che ciò di cui si chiede protezione, in base alla legislazione Marchi Comunitaria, è il servizio di vendita di beni prodotti da terzi e quindi, quella attività di consulenza, selezione e raccomandazione che è implicita nell’attività di “raggruppamento a beneficio dei terzi consumatori di merci per offrirle in visione e in vendita” (definizione OMPI presente nella Classificazione di Nizza settima edizione del 1996, ripresa nella descrizione adottata dalla Giacomelli Sport nella classe 35).

Per una migliore esposizione delle tesi ricorrenti procederemo cercando, in primis, di fotografare la situazione del mercato, accenneremo, poi, sia pur brevemente, alle scelte internazionali sulla questione de qua, tratteremo infine dei rilievi giuridici rilevanti indicando le nostre conclusioni e richieste.

2) ALCUNI CONCETTI DI MARKETING

Nella società moderna il compito di trasferire il prodotto dalla sua fonte produttiva al consumatore finale ha bisogno di una intensa e fitta rete di istituzioni di imprese specializzate nelle diverse attività di assistenza: da quella di trasporto (classe 39) a quella assicurativa (classe 36) e di immagazzinaggio (classe 39), dalla pubblicità (classe 35) alle consulenze legali, (classe 42) dal servizio bancario (classe 36) ai modi di vendita e di canali distributivi sempre più diversificati e sofisticati. Solo tali ultimi servizi appaiono nella interpretazione dell’Ufficio non meritevoli di protezione sul marchio.

In uno dei manuali di Marketing più letti a livello europeo scritto dagli autori STANTON-VARALDO si legge: “L’intermediario commerciale offre servizi che si riferiscono all’acquisto e/o alla vendita dei prodotti nella fase del loro trasferimento dallo stadio della produzione a quello del consumo”.

Di conseguenza si deduce che per il consumatore finale, il valore del prodotto è funzione, oltre che delle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, anche dei tempi, dei luoghi e dei modi secondo cui viene reso disponibile sul mercato. Il Prof. PHILIP KOTLER maestro riconosciuto a livello mondiale di tale disciplina nel suo “MARKETING MANAGEMENT: ANALYSIS, PLANNING, IMPLEMENTATION and CONTROL 8° edizione 1994 ricorda: “La gente soddisfa i propri bisogni sia tramite beni fisici che grazie a servizi. L’importanza di un bene fisico non risiede tanto nel suo possesso quanto nel servizio che al suo possessore può derivare. Noi non comperiamo un’automobile per ammirarla, ma perché fornisce un servizio di trasporto. Non comperiamo un forno a microonde per guardarlo ma perchè fornisce un servizio di cottura cibi. Una donna che compera un rossetto in realtà sta comprando “speranza”. E infine un falegname che compera un trapano in realtà sta comprando dei “buchi”. In altre parole anche l’acquisto di un prodotto si traduce per il consumatore in un servizio”.

E’ però tradizione che i marchi, cioè timbri, segni apposti su un oggetto, sono sempre stati connessi ai prodotti più che a servizi e questa loro “fisicità” è stata esaltata nel periodo della rivoluzione industriale. Oggi vi è una tendenza fenomenologica inversa; assistiamo, infatti, a ciò che è stato definito il primato della intangibilità dell’ attività economica. In tale nuovo panorama, la funzione del marchio deve essere salvata e rivalutata anche quando non sia riferita direttamente alla fisicità dei prodotti. E’ infatti ormai generalmente accettata la funzione distintiva dei Marchi anche in relazione ai servizi.

Come è noto, il terziario sta aumentando la propria importanza a scapito del c.d. primario; vi sono, infatti, precise esigenze in tal senso nella nostra moderna società.

Vi è un vecchio detto nel campo del marketing secondo il quale: “è possibile eliminare gli intermediari ma non è possibile eliminare le funzioni che questi svolgono”. (STANTON-VARALDO libro già citato).

“E’ molto frequente nella nostra società il caso in cui la quantità e la tipologia dei prodotti fabbricati da un’azienda non corrispondano alla varietà e quantità dei beni che i consumatori o gli utilizzatori desiderano ottenere. E’ quindi essenziale che vi siano figure professionali che, affinando le loro tecniche, provvedano ad omogeneizzare l’offerta delle imprese produttrici con la domanda degli utilizzatori” (Corsani 1956).

Gli studiosi di marketing indicano chiaramente quali siano le principali funzioni dei venditori professionisti ovvero di chi è specializzato nel vendere prodotti altrui valutando gli umori del mercato e, quindi, apportando un servizio a chi lo richiede. Tali attività caratterizzanti sono:

(1) la raccolta, la concentrazione ed eventualmente la conservazione di prodotti di varie aziende produttrici;

(2) la suddivisione di queste produzioni nelle quantità richieste dai consumatori (c.d. funzione di adattamento quantitativo;

(3) la distribuzione dell’assortimento.

Osserva il VARALDO: “sono pochissimi i casi in cui lo svolgimento di queste funzioni di concentrazione, adattamento quali-quantitativo e distribuzione sia abbastanza semplice da poter essere effettuato con un rapporto diretto tra produttore ed acquirente finale; è molto più frequente che si debba ricorrere ad imprese specializzate nello svolgimento di queste attività e cioè ad imprese distributrici in senso lato”.

Ancora, in maniera chiara e sintetica, viene stabilito che: “l’azione svolta dagli intermediari commerciali contribuisce a creare la cosiddetta utilità di TEMPO, LUOGO e POSSESSO”. Il trasferimento fisico da un posto all’altro crea utilità così come la sua conservazione per tempi migliori, alla stessa stregua, l’utilità di possesso è quella che deriva dal fatto che un prodotto, essendo acquistato da un consumatore, con aspettative e necessità di soddisfare un proprio bisogno, viene ad assumere un’ utilità maggiore di quella che aveva per il venditore”

E’ evidente che le attività di trasporto ed immagazzinaggio (utilità rispettivamente di luogo e tempo) di cui sopra non sono e non possono essere incluse nelle attività di cui alla classe 39. Non sono fini a se stesse ma rientrano in una attività più complessa nella quale questi “servizi ancillari” hanno come obbiettivo ultimo quello di produrre nuove utilità (appunto utilità tempo-luogo-possesso) che giustifichino una loro remunerazione. Tale remunerazione avviene tramite un accordo implicito tra produttori-rivenditori-consumatori finali.

Tutti sanno che il prezzo finale di un bene non è quello che remunera semplicemente il produttore ma è molto più elevato rappresentando, alcune volte, più del doppio di quanto quest’ultimo percepisce. Ciò è accettato sia del produttore, che evita di addossarsi gli oneri e l’organizzazione per arrivare al consumatore finale, che dal consumatore il quale, come vedremo di qui a poco, sceglie i rivenditori e i prezzi ai quali quegli stessi intermediari offrono i beni altrui selezionando, a parità di prodotti, i servizi di “vendita” che, in un particolare momento storico, massimizzano le sue trinoutilità (temporale, spaziale e di possesso).

L’importanza della funzione di vendita deriva dal fatto che il personale che la pone in essere è in grado, identificando esigenze e motivazioni dell’acquisto di ciascun cliente, da un lato di adattare l’azione di marketing alle diverse situazioni aziendali ed ambientali, dall’altro di rilevare tutta una serie di elementi e di informazioni (feed back) che possono servire alle imprese per controllare la validità delle proprie azioni apportando eventuali cambiamenti nelle pratiche di produzione e di commercializzazione.

Fasce di consumatori sono disposti ad acquistare, ad un prezzo più alto, un vestito completo di cravatta, camicia, calze e scarpe che eviti di perdere tempo con accostamenti estetici difficili nei vari negozi specializzati sui singoli capi. La selezione e la raccomandazione di quei prodotti che il venditore abile e di gusto propone, esponendoli su un manichino nella propria vetrina, estrinseca, dunque, un servizio che il consumatore è preparato e disposto a pagare.

Altre volte è la posizione del venditore stesso che giustifica un prezzo maggiore o minore. Il gelato acquistato a Piazza Navona a Roma costerà senz’altro di più di quello che si potrebbe assaporare in piedi nella nebbia della Lunigiana.

L’esempio testé fatto non riguarda i servizi di vendita di cui stiamo discutendo in quanto il servizio di bar e ristorazione (che in molte occasioni è assimilabile a vendita di prodotti altrui ad es: gelati prodotti da altri) è protetto specificamente e trova la sua collocazione nella classe 42; esso è, tuttavia, indicativo di quanto tenue sia la linea di confine tra i servizi di bar/ristorazione e quelli di vendita di prodotti alimentari, di guisa che riesce difficile comprendere e giustificare il diverso ed anzi opposto, trattamento giuridico che la decisione appellata riconferma.

3) I SISTEMI DI VENDITA

Il sistema distributivo europeo ha avuto dagli anni 70 in poi uno sviluppo esponenziale. In Italia tale incremento ha avuto dimensioni ancora più eclatanti. Nel 70 si contavano solo 300 supermercati degni di questo nome (contro i 1.500 della Francia ed i 2.000 della Germania). Attualmente il solo settore del commercio all’ingrosso conta in Italia 185.000 unità con quasi 520.000 addetti mentre la distribuzione al dettaglio conta ben 810.000 unità con più di 1.350.000 addetti di cui l’80% impiegati in aziende di piccole e medie dimensioni.

“La terziarizzazione dell’economia mondiale è ormai una realtà che permea ogni manifestazione della attività economica della società a industrializzazione matura. Ciò significa che l’economia dei servizi interagisce profondamente con i processi produttivi manifatturieri e ne costituisce un insostituibile elemento di propulsione sui mercati. Inoltre è in grado di sviluppare autonoma offerta di ricchezza attraverso la creazione di beni-servizio dimostrando, così, di saper interpretare quella grande “rivoluzione silenziosa” che si sta svolgendo in Italia, come anche nel resto d’Europa: lo storico passaggio dal mercato del produttore a quello del consumatore. (LA SFIDA del 2000 Commercio e Grande Distribuzione di NICOLA DANTE BASILE e RICCARDO GAROSCI - 1995 Il Sole 24 ore Pirola SpA).

E’ in atto, pertanto, una nuova cultura dell’acquisto di beni e servizi. Le imprese di distribuzione offrono sistemi di vendita diversi per vincere la sfida della competitività imposta dalla globalizzazione. Il terziario quindi sorpassa l’industria dal punto di vista del contributo ai vari Pil nazionali. Il rapporto in Italia è almeno del 53% per il terziario contro il 28% dell’industria (dati Confcommercio).

Tale vivacità del settore è, come già accennato, testimoniata da una serie vastissima di modi di vendere: dai piccoli negozi di provincia o dei centri storici, a quelli super specializzati; da quelli generalisti dei cash & carry ai supermercati; dagli ipermercati alle shopville; dagli hard-discount alle boutique.

Questo elenco un po' disordinato ma fotografico della realtà quotidiana di tutti noi consumatori rende l’idea di che tipo di scelta sia oggi disponibile e conseguentemente della grande concorrenza esistente sul mercato.

Concorrenza fa rima con marchio (è una pura rima logico-concettuale).

La necessità di essere percepiti, riconosciuti e ricordati è più sentita laddove vi siano più operatori. Il marchio agisce come perfetto strumento di orientamento nella scelta del consumatore sia per quanto riguarda i prodotti identici o affini sia, nella stessa misura, per la scelta del rivenditore dal quale acquistare quei beni.

Philip Kotler già svariati anni or sono non aveva difficoltà ad affermare:”Un marchio è un nome, segno, simbolo o disegno o una combinazione di essi, il cui unico scopo è quello di identificare i beni ed i servizi offerti da un rivenditore o gruppo di rivenditori per differenziarli da quelli offerti dai concorrenti. Pertanto un marchio può identificare sia un rivenditore che un produttore” (MARKETING MANAGEMENT: ANALYSIS, PLANNING IMPLEMENTATION AND CONTROL, 8th Edition 1994).

Senza voler affrontare temi psico-sociologici estranei allo scopo dell’attuale trattazione, è però noto che l’acquisto oggi non riveste solo un carattere di mero approvvigionamento di beni ma è un processo positivo per se (i.e. acquisto dunque sono) un’esperienza emotiva con caratteri e tensioni diverse a seconda dei luoghi dei tempi e delle circostanze contingenti. Fare la spesa in centri commerciali con la famiglia con possibilità di sosta per il pranzo o per un caffè è esperienza diversa dall’acquistare in un hard-discount, dove occorre sfasciare da se un pacco da 50 confezioni di scatole di caffè per potere prendere il proprio fabbisogno frazionale a prezzi certamente molto convenienti.

O ancora: comprare un vestito in una boutique del centro consigliato e coccolato da un’esperta venditrice è cosa diversa dall’acquistare il medesimo vestito scelto su un catalogo tramite un sistema di vendita postale. Ognuno dei sistemi sopra descritti ha una sua utilità e in qualche caso alcuni svantaggi ed è il consumatore che, in base ai suoi stati contingenti psico-finanziari, deciderà se pagare di più ed essere assistito in ogni dettaglio o spendere meno ed accontentarsi di una minore qualità.

Il marchio per gli operatori dei sistemi distributivi serve a distinguere le differenti opzioni e, all’interno di questi, i vari venditori in competizione.

Passiamo, ora, ad esaminare, sia pur con brevità sufficiente all’esigenza esplicativa del ricorso de quo, i vari tipi di sistemi distributivi.

1 - Il sistema hard-discount, di cui si deve l’ideazione a Eugene Ferkauf nel lontano 1948 a New York e sviluppatosi in Europa in Germania ad opera dei fratelli Albrecht, è un fenomeno di specializzazione ed internazionalizzazione della grande distribuzione e si basa su una politica di ottimizzazione dei costi e degli investimenti che richiede regole precise:

a) sfrutta le leve dell’economia di scala vendendo poche referenze di prodotti a forte rotazione, con una capacità di acquisto a livello internazionale e concentrato su un numero limitato di fornitori

b) elimina i costi improduttivi presentando i prodotti nel loro confezionamento originale per ridurre le spese del personale

c) sfrutta gli investimenti per ottenere una maggior produttività sia attraverso installazioni mirate di negozi sia tramite un rapido dereferenziamento dei prodotti non redditizi ed una continua ottimizzazione della catena logistica” (BASILE - GAROSCI LA SFIDA DEL 2000). L’hard discount quindi offre un servizio che mira a tenere i prezzi al di sotto della media di mercato.

2 - Cash and Carry sono esercizi all’ingrosso organizzati come self-service nei quali i clienti provvedono direttamente al trasporto della merce.

3 - Ipermercato è un esercizio al dettaglio suddiviso in reparto alimentare e non alimentare rispettivamente con caratteristiche di supermercato e di grande magazzino.

4 - Grande Magazzino

E’ l’esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare usualmente diviso in almeno cinque reparti distinti e destinati alla vendita di articoli appartenenti a settori merceologici diversi e in massima parte di largo consumo.

5 - Supermercato

E’ l’esercizio di vendita al dettaglio operante nel campo alimentare organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all’uscita.

6 - Warehouse Club

E’l’esercizio al dettaglio di origine americana che vende soltanto ai soci possessori di tessera nominativa ottenibile a costo fisso; è normalmente di vasta superficie ed ubicato in zone extraurbane.

7 - Vendita per corrispondenza

E’ un sistema di vendita che propone all’utente una serie di prodotti, alimentari e non, su catalogo. L’ordine avviene per via telefonica o postale ed il prezzo rimane invariato sino alla scadenza prefissata dal catalogo.

La scelta di avere come partner indiretto il servizio postale è una scelta strategica inerente a tale tipo di esercizio di vendita.

8 - Vi sono infine i Centri commerciali o shopville che offrono al loro interno vari tipi di negozi scelti in base alla loro differenziazione merceologica e capacità di integrarsi offrendo un’ampia gamma merceologica, un pacchetto attraente tale da attirare i consumatori felici di trascorrere ore all’interno di tale microcosmo.

Come si può evincere dall’elencazione di cui sopra il marketing, cioè l’arte di vendere, sarà sempre più diretto e sempre più “su misura”. Non più servizi per tutti ma servizi mirati perché la società, da aggregazione di massa, diviene multi-individuale e la personalizzazione del servizio migliora la fedeltà al punto vendita. Il successo del punto vendita dipenderà dal suo posizionamento ed ancora dal suo riconoscimento.

Fedeltà, riconoscimento e posizionamento fanno rima con marchio (ancora naturalmente sotto il profilo concettuale).

Essenzialmente, dice il Kotler, un marchio è la promessa fatta dal rivenditore di attenersi ad uno specifico set di caratteristiche benefici e servizi.(opera già citata)

Significa avere la localizzazione adeguata, il personale entusiasta, l’architettura interna e l’immagine esterna coerente con il messaggio ed il servizio offerto; il marchio è, in questa strategia, la punta di diamante per incidere gli occhi molte volte vitrei dei consumatori.

Vi è, però, in questo panorama una tendenza evolutiva di direzione diversa che non appare completamente positiva.

Dalla varietà di scelta che si è, solo parzialmente evocata, si sta sviluppando un trend, proprio in quei Paesi in cui i marchi per i servizi di vendita non sono protetti (e forse ciò non è solo una curiosa coincidenza), favorevole ai c.d. private labels, cioè a quei prodotti che il distributore fa realizzare per se (in esclusiva) con marchi propri i quali, il più delle volte, riprendono il marchio della Casa.

Luca Pellegrini dell’Università Bocconi di Milano sostiene che “il nuovo corso di utilizzare i marchi del distributore per distinguere i singoli prodotti nasce nel momento stesso in cui esplode la concorrenza tra le grandi case della distribuzione organizzata che sentono l’esigenza di rendere sempre più visibile al consumatore i vantaggi che esse offrono”. (Il sole 24 ore La Sfida del 2000).

Tali grandi catene distributive non hanno bisogno della protezione del marchio per servizi di vendita perché ottengono protezione, sul marchio stesso, divenendo produttori (anche se su licenza) di tutte le merci che poi venderanno tramite i loro canali distributivi.

Ciò può nascondere un pericolo per la “democrazia commerciale” nella chi produce e chi vende è bene che siano enti diversi. Quando i due ruoli si sovrappongono nella medesima entità sorge il pericolo che la scelta distributiva o quella produttiva sia forzata.

E’ forse il sogno segreto del grande distributore quello di vendere solo prodotti propri recanti lo stesso marchio; Mark & Spencer, infatti, vende solo prodotti contraddistinti da propri marchi mentre, nella più parte dei casi, le grandi marche di distribuzione adottano un mix di offerte.

Negare protezione del marchio per i servizi di vendita, intesi come “raggruppamento selezione e raccomandazione ai consumatori di beni altrui”, non facilita la “democrazia commerciale” ma rafforza chi tende a vendere solo prodotti propri; non proteggere il servizio di vendita “per se” giustifica giuridicamente tale meccanismo di concentrazione e spinge i distributori a diventare distribu-produttori.

La democrazia del sistema distributivo fa rima con tutela del suo segno distintivo e questa volta non solo concettualmente.

4) BREVE EXCURSUS SULLA PROTEZIONE DEI SERVIZI DI VENDITA IN EUROPA E A LIVELLO INTERNAZIONALE

In Europa l’esigenza di proteggere i servizi forniti da venditori è presente in ogni giurisdizione ed è in qualche modo soddisfatta in vari Stati Membri Comunitari. Vi è certo il solito problema terminologico per il quale la maggior parte dei Paesi negano protezione ai “retail services” come tali ma accettano ad esempio la definizione OMPI contenuta nella classe 35” raggruppamento a beneficio dei terzi di una varietà di prodotti, trasporto escluso, per permettere ai consumatori di prendere visione e procurarsi i prodotti stessi”.

Se andiamo a verificare quali Paesi accettino e quindi non rifiutino la descrizione data dall’OMPI, notiamo che (in base a quanto comunicatoci dai nostri corrispondenti locali) i Paesi che danno protezione con più o meno certezza e coerenza casistica ai servizi di vendita come descritti nella classe 35 dell’OMPI sono i seguenti: FINLANDIA, OLANDA, PORTOGALLO, SVEZIA, SPAGNA, DANIMARCA, GRECIA e ITALIA.

Per quanto riguarda gli altri Stati Membri e cioè GERMANIA, AUSTRIA, FRANCIA, GRAN BRETAGNA ed IRLANDA occorre osservare che:

(a) in Francia anche se la definizione OMPI non è accettata viene proposta una definizione alternativa quale “promozione di vendite per altri” sempre in classe 35;

(b) il manuale pratico dell’Ufficio Marchi del Regno Unito adottato anche in Irlanda indica espressamente alcuni servizi che possono essere forniti da venditori, sia quelli compresi nella definizione OMPI in classe 35 che quelli oggetto di altre descrizioni tra le quali: “assistenza e raccomandazione nella selezione di prodotti” sempre in classe 35; oppure la curiosa “changing room services” nella classe 42 e “car parking services and provision of car park facilities”; o, ancora, la tipicamente inglese “provision of toilet or rest room facilities”.

E’ pur vero che in Gran Bretagna dopo l’adozione della nuova legge Marchi del 1994 la questione di diritto non è stata più oggetto di decisioni. Sotto la vecchia legge il Caso Dee Corporation sfortunatamente frustrò le speranze di molte catene distributive del Paese rifiutando protezione per i “retail services” in quanto definiti “attività ancillari al commercio di beni e non fornite a fronte di denaro e quindi, in quanto non pagate direttamente dai consumatori, non degne di tutela per se. Il British Retail Consortium sta preparando un test case proprio sulla registrabilità di retail services in base alla nuova legge marchi e presto l’Ufficio Marchi del Regno Unito sarà chiamato a rivedere le sue posizioni tradizionali.

Recentemente, però, una nuova apertura è stata già registrata giudizialmente. Nel caso Avnet Incorporated vs Isoact Ltd (1998) FSR 16 Jacob J. ha precisato che la descrizione “advertising and promotional services ...... all included in class 35” doveva essere considerata equivalente a “retail business”.

Lo stesso Giudice (protagonista di numerose decisioni storiche per il sistema inglese) ha reputato che i servizi di vendita non dovrebbero essere registrati, in base alla nuova legislazione, solo con la dicitura minimale “advertising and promotional services in class 35” quando la vendita di prodotti è l’essenza dell’attività commerciale del proprietario del marchio. Tale precedente, anche se stabilito in occasione di una procedura cautelare, non può non avere, anche per la personalità del Giudice adito, una importanza notevolissima.

La migliore dottrina inglese (si veda CHRISTOPHER MORCOM “THE NEW LAW RELATING TO THE REGISTRATION AND PROTECTION OF SERVICE MARKS IN THE UK” E.I.P.R. 1986 N.7 pag.198) riconosceva che “to refuse registration of service marks for retail services will effectively deny many retailers any opportunity to protect the names of their business which are essentially “service marks” without resorting to the expense of passing off action”

(c) In Austria viene adottata la seguente dicitura: “servizi di assistenza ed aiuto nella gestione e nel funzionamento di una società commerciale” ricompredendo in tali “aiuti” anche i servizi di distribuzione.

(d) Infine la Germania. E’ l’unico Paese dell’Unione in cui non sono protetti i servizi di vendita in nessun tipo di accezione. L’esigenza è però presente e l’unica alternativa possibile per proteggere, in qualche modo, i Marchi dei rivenditori è quello di registrare il segno in tutte le classi merceologiche.

Naturalmente i servizi di vendita sono riconosciuti in molti Paesi al di fuori della Comunità anche in giurisdizioni e in mercati importanti quali ad esempio gli Stati Uniti d’America, il Giappone ma anche in Turchia, nella maggior parte dei Paesi dell’Est Europeo, in Australia, in Nuova Zelanda, ed in Canada.

In Italia il marchio del commerciante è stato sempre riconosciuto espressamente. Il venditore, infatti, può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto le merci. Il legislatore italiano, sia quello del 1942 che quello della recente novella, riconoscono fondamentale che sia il produttore che il venditore (o più venditori del bene) siano visibili e possano essere percepiti dai consumatori.

Il marchio del venditore non può sostituire o far venire meno quello del produttore che rimane necessariamente il segno immancabile sul prodotto ma può essere apposto insieme al primo per contraddistinguere oltre all’origine del prodotto anche i passaggi distributivi che hanno portato il bene sino al consumatore.

Implicitamente il legislatore italiano, in questo caso con più sagacia di altri colleghi europei, ha avvalorato quanto le più moderne teorie economiche e di marketing sottolineano: la qualità del prodotto non dipende solo dalle sue caratteristiche fisiche naturali (o di produzione) ma anche da quelle psicologiche ed intangibili connesse alla distribuzione verso i consumatori e la percezione che quest’ultimi hanno dei beni e della loro esperienza d’acquisto.

In Italia nel famoso caso “ELLE” (Corte di Appello di Milano 12.6.1973 Rivista di Diritto Industriale 1976 Parte II confermata da Cass.9.12.1977 n.5334 GADI 1978 pag.905)) veniva riconosciuto come servizio proteggibile dalla legge Marchi il servizio di “ selezione raccomandazione nell’ambito della distribuzione di prodotti” nella classe 42.

L’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti richiede, per i servizi riconducibili alla vendita (come ad esempio “servizi per il pubblico consistenti nel selezionare ed organizzare l’offerta e la vendita di tutti i prodotti ...”, la loro inclusione nella classe 35 (Obiezione del 1 luglio 1997 N.313795)

Vediamo ora di capire e se possibile di confutare le singole argomentazioni a sostegno della non proteggibilità dei marchi per servizi di vendita.

5) LE ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE

-5.1.VIOLAZIONE DEL TRATTATO DI NIZZA

La decisione viola l’articolo 28 del Regolamento sl Marchio Comunitario N.40/94 e le Regole 1-2 del Regolamento di esecuzione N.2868/95.

Ai sensi dell’art.28 RMC “I prodotti e i servizi per i quali sono stati depositati i marchi comunitari, sono classificati secondo la classificazione stabilita dal regolamento di esecuzione”.

La Regola 1 del Regolamento di esecuzione alla lettera c) dispone che la domanda di marchio comunitario contiene “un elenco dei prodotti e dei servizi per i quali si richiede la registrazione del marchio secondo la Regola 2”.

La Regola 2 dispone: “Per la classificazione dei prodotti e dei servizi si applica la classificazione comune di cui all’art.1 dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi, del 15 giugno 1957, riveduto e modificato”.

Dalle norme sopra ritrascritte si ricava in maniera inequivoca che il sistema del marchio comunitario recepisce, tramite rinvio formale, la disciplina che la materia della classificazione dei prodotti e servizi ai fini del deposito come marchio riceve una diversa fonte. E precisamente nell’Accordo di Nizza e successive modifiche. Per risolvere ogni questione in ordine alla corretta descrizione dei prodotti o servizi per i quali è depositato un marchio comunitario occorre dunque far riferimento a tale fonte.

L’art.1 dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, rivisto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Ginevra il 13 maggio 1977 emendato a Ginevra il 28 settembre 1979 dispone che (testo in lingua inglese facente fede):

“(1) The countries to which this Agreement applies constitute a Special Union and adopt a common classification of goods and services for the purposes of the registration of marks (hereinafter designated as “The Classification”)

(2)The Classification consists of:

(i) a list of classes. together with, as the case may be, explanatory notes

(ii) an alphabetical list...ecc”

Orbene, la descrizione dei servizi che la decisione impugnata ha ritenuto non accettabile, ripete quella contenuta nella Explanatory Note della classe 35 dell’Accordo di Nizza, dove si legge:

“This class includes , in particular, the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods -excluding transport thereof- enabling customers to conveniently view and purchase those goods”.

Come si ricava dalla locuzione “in particular” l’elencazione dei servizi contenuta nella Explanatory Note della classe 35 ha valore meramente esemplificativo e non esaustivo. Tuttavia è altrettanto indubbio che per i servizi espressamente menzionati nell’elenco esiste un obbligo a prevederne la registrazione, per effetto della definizione di “Classificazione” dell’art.1(2)(i) sopra ritrascritta che include anche le “Explanatory Notes”.

Il ricorrente è bene a conoscenza anche del contenuto dell’art.2 dell’Accordo di Nizza a nome del quale “... the effect of the Classification shall be that attributed to it by each country of the Special Union. In particular the Classification shall not bind the countries of the Special Union in respect of either the evaluation of the extent of the protection afforded to any given mark or the recpgnition of service marks. Each of the countires of the Special Union reserves the right to use the Classification either as a principle or as a subsidiary system”.

L’art.2 dell’Accordo di Nizza dimostra la volontà delle parti contraenti di mantenere una certa elasticità del sistema, lasciando a ciascun Paese, tra l’altro, il diritto di non vincolarsi alla classificazione per quel che riguarda i servizi. Ma il sistema del marchio comunitario dettando la inequivoca previsione di rinvio integrale alla Classificazione di Nizza, rinviando cioè al solo art.1 della Convenzione, ha chiaramente mostrato la volontà di non avvalersi della facoltà prevista dall’art.2 di non recepire la classificazione per quel che riguarda i servizi. Questa lettura appare confortata da almeno due dati testuali: il primo che la Reg.2 sopra trascritta fa rinvio soltanto alla Classificazione di Nizza come definita nell’Accordo all’art.1 e non ad altre norme del Trattato, il secondo, che la stessa Reg.2 sia al punto 1 che al punto 2 dice espressamente di recepire la Classificazione “dei prodotti e dei servizi” contenuta nell’Accordo di Nizza e, dunque, expressis verbis recepisce anche quella dei servizi, che pertanto ha, nel sistema del Regolamento del Marchio Comunitario, lo stesso valore vincolante dell’elenco dei prodotti.

La decisione impugnata ha violato le norme sopra riportate, nella misura in cui non ha accettato una descrizione che aveva il dovere di accettare perché riconosciuta dall’Accordo di Nizza, applicabile per rinvio formale al sistema comunitario dei marchi.

5.2 ANCILLARITA’DEL SERVIZIO O RICONOSCIBILITA’DEL SEGNO: DUE CRITERI A CONFRONTO.

I servizi di vendita di cui si tratta in queste pagine sono, come è stato già detto, i servizi di vendita di prodotti di terzi e non quelli relativi ai prodotti propri del venditore.

Dire che l’attività di vendita è “meramente ancillare” a quella di produzione non significa nulla: lo sono la maggior parte delle attività del terziario (si pensi al trasporto ed all’assicurazione come richiamato nelle pagine introduttive). E parlare di servizio ancillare svaluta le peculiarità di ciascun servizio di vendita e l’importanza che questo ha sulle scelte consapevoli e informate dei consumatori.

L’attività di distribuzione ha una propria identità giuridico-economica che la distingue dai singoli beni da essa trattati. Tanto è vero che due esercizi commerciali potrebbero , in linea teorica, trattare esattamente gli stessi beni della stessa marca, ma costituire due imprese completamente distinte. L’attività dell’uno si distingue da quella dell’altra non già per i singoli beni trattati ma per i servizi di vendita prestati all’interno dei rispettivi locali.

I servizi di vendita consistono nella scelta dei beni da acquistare e rivendere, nella organizzazione dei locali di vendita (ad es: il particolare lay-out di disposizione dei beni, l’eventuale musica di sottofondo, i colori, gli arredi, l’illuminazione ecc.), nella pianificazione degli assortimenti, nel modo di presentazione dei prodotti sugli scaffali, nei servizi prestati dagli assistenti alla vendita, nelle divise del personale, nei modi di pagamento, nei prezzi, nelle promozioni commerciali, ecc.

Ogni impresa attiva nella vendita dei prodotti organizza in maniera diversa questi fattori, cercando il riconoscimento tra i consumatori creando così la “fedeltà alla marca” da parte degli acquirenti che preferiscono, ad esempio, fare acquisti in un supermercato di una certa catena piuttosto che in un altro, non tanto perché lì trovano beni differenti, ma perché il servizio di vendita ivi prestato è quello preferito.

Il marchio per contraddistinguere tali servizi consente al consumatore di immediatamente identificare se un certo esercizio commerciale appartiene all’impresa commerciale (intesa in senso ampio, anche come catene organizzate contrattualmente o da rapporti di controllo di gruppo) che presta l’attività nella maniera da lui desiderata.

Il marchio di servizio di questo genere si usa, come tutti i marchi di servizi, soprattutto nella pubblicità (ad es: la pubblicità di promozioni commerciali offerte in una certa catena) sull’insegna, sulle divise del personale che opera all’interno dei locali (cfr. DI CATALDO, “ I segni distintivi” II ed., 1993, pag.145 ss). L’uso sui prodotti del marchio di servizio è meramente eventuale e, certo, meno importante, posto che il consumatore viene in contatto con i prodotti solo una volta che ha operato la sua scelta in ordine al particolare servizio di vendita (scegliendo di visitare un certo esercizio commerciale piuttosto che un altro) e , dunque, solo dopo che il marchio di servizio ha svolto la sua funzione di indirizzamento della domanda.

E, lo si ripete, il marchio per servizi di vendita è un marchio del tutto sganciato dai singoli prodotti di volta in volta venduti perché il servizio rimane il medesimo anche se i prodotti cambiano e una serie di prodotti identici può essere venduta con servizi di imprese diverse, diversamente contrassegnati.

In queste attività di “avvicinamento” il venditore/o i venditori sviluppano tecniche ed attività sempre più sofisticate e perfezionate al fine di “portare” (cioè offrire) al consumatore il miglior prodotto possibile, nel miglior modo (spaziale e temporale) e al più basso prezzo possibile. I prodotti di due rivenditori possono essere esattamente gli stessi ma possono essere offerti con servizi o attività di valore aggiunto che accrescono in maniera diversa l’appetibilità di quei beni per i consumatori.

Non è importante stabilire se e in che misura un servizio sia ancillare alla produzione perchè tutti i servizi , per loro intrinseci natura e scopo, li sono; è invece cruciale verificare se il il marchio, in un determinato settore (rectius. nel settore distributivo), svolga la sua funzione tipica di aiuto nella scelta quotidiana dei conumatoria funzione di riconoscimento della fonte produttiva o distributiva

5.3 LE DIFFERENTI MODALITA’ DEL SINALLAGMA TRADIZIONALE TRA PRESTAZIONE E CONTROPPRESTAZIONE

Si dice che il servizio di vendita non è pagato direttamente dal consumatore e neppure richiesto o voluto in quanto tale servizio è disponibile sempre, sia a chi compra sia a chi non compra alcunché.

Appare evidente che, nelle nostre moderne società, il rapporto sinallagmatico prestazione-controprestazione, in particolare nei servizi, può assumere significati e valenze del tutto nuove, scollegate dal tradizionale modo in cui venivano ad estrinsecarsi sino ad oggi. Le nuove tecnologie consentono di fruire di molti servizi apparentemente senza costi e, in alcuni casi, senza neppure averli richiesti direttamente.

Si pensi alle televisioni o alle radio commerciali in relazione alle quali molte volte non vi è alcun rapporto contrattuale tra consumatore (utente televisivo e radiofonico) e il produttore del programma specifico o il proprietario del canale televisivo o radiofonico.

Tutti sanno però che tale servizio viene remunerato in via indiretta tramite la pubblicità che l’utente (telespettatore) “accetta” di vedere o sentire.

Vedere o sentire il programma televisivo o radiofonico è tutto ciò che il fornitore del servizio richiede al consumatore-tele-o-radio-ascoltatore, in altre parola la fruizione del servizio è ,al tempo stesso, controprestazione dello stesso in quanto comporta la volontaria esposizione alla pubblicità commerciale che in quei canali viene irradiata congiuntamente ai programmi prescelti.

La sua controprestazione è quindi in pratica vedere (o ascoltare) e sopportare ciò che viene proposto come pubblicità. Il servizio di telecomunicazione di Mediaset o di ITV nella classe 38 non è sollecitato, richiesto o pagato direttamente dai consumatori ma certo è un servizio utile del quale il pubblico dei consumatori non farebbe certamente a meno e, di conseguenza, i marchi relativi ai canali televisivi citati sono certamente protetti nelle classi 38 e 41.

I servizi di beneficenza in classe 41 sono un altro esempio di servizio non pagato (o almeno non direttamente) in quanto nella questua raccolta i generici benefattori accettano di spogliarsi di ricchezze per aiutare terzi sfortunati. E’ un servizio a favore di terzi. E’ comunque altresì accettato che parte di quei proventi saranno trattenuti dall’organizzazione benefica per la propria organizzazione e quindi per il proprio servizio.

Chi fa beneficenza paga più o meno direttamente e consciamente il servizio organizzativo di beneficenza destinato non a lui ma ai terzi bisognosi. Chi riceve assistenza non la paga mentre chi fa beneficenza sovvenziona la struttura organizzata e quindi il servizio fornito ad altri.

In due casi tratti dalla giurisprudenza irlandese riportati nell’articolo di CHRITOPHER MORCOM (citato in precedenza) la mancanza del sinallagma non fu giudicata rilevante per l’applicazione della protezione dei rispettivi marchi. La Corte Suprema decise infatti , nel primo caso: Golden Pages Trade Marks (1985) FSR 27 che l’editore di elenchi telefonici avesse diritto al marchio benché quegli elenchi non venissero venduti ai potenziali utenti accettando il fatto che la remunerazione di quel servizio avvenisse attraverso la pubblicazione nell’elenco di pubblicità commerciale a pagamento. Nel secondo: Visa International Service Association (1985) RPC 323 che il marchio fosse protetto anche per le printed banck cards distribuite dalla Visa benchè non pagate.

I “servizi non pagati” (ergo: non pagati direttamente dalla persona beneficiata) sembrano aumentare. Si veda il fenomeno INTERNET che offre una rete telematica mondiale (servizio questo pagato dall’utente) ma che al suo interno offre informazioni, consulenze, biblioteche, film, fotografie, elenchi e servizi senza che vengano richiesti direttamente e/o pagati. Vi è la possibilità di navigare e accedere a banche dati ed informazioni utili senza pagarle direttamente e in modo non sollecitato.

A parte i rilievi di cui sopra è però evidente a tutti che nella nostra sofisticata società intangibile il tradizionale do ut des avviene in modo e sotto forme diverse e meno dirette ma, non per questo, inesistenti.

Il servizio di vendita è scelto dal consumatore che si reca nei locali o contatta telefonicamente o via internet il rivenditore preferito. Il servizio di quest’ultimo viene pagato dallo stesso consumatore che, implicitamente ma consapevolmente, accetta una maggiorazione del prezzo del prodotto. La generalità dei consumatori è certamente conscia del fatto che nel prezzo dei prodotti che compriamo vi è una parte, non marginale, destinata al venditore per permettergli di continuare a migliorare i servizi, i locali, le infrastrutture necessarie ma anche svolgere ricerche di mercato e studi specifici per conoscere ed aggiornarsi sui gusti, le tendenze, i prodotti nuovi che permettano di soddisfare le esigenze e le aspettative dei consumatori.

5.4. GLI EFFETTI NEGATIVI DEL DEPOSITO IN TUTTE LE CLASSI MERCEOLOGICHE.

Non ammettere protezione dei servizi di vendita nella classe 35 equivale a chiedere ai rivenditori di proteggere i propri marchi in tutte le classi merceologiche.

In primis rileviamo che tale tesi comporta un onere economico aggiuntivo (e rilevante) a carico dei rivenditori che, contrariamente ai produttori non avrebbero una specifica classe riguardante i propri servizi professionali ma sarebbero obbligati a tutelarsi su tutte le classi merceologiche relative a prodotti, di terzi, che loro non hanno fabbricato ma che semplicemente rivendono.

Chi è obbligato a spendere 20 o 30 volte in più per proteggere il proprio segno è soggetto ad investimenti più corposi ma soprattutto a contratti di gestione sull’uso del marchio ( o per meglio dire dei marchi) in ogni rispettiva classe ed in ogni Stato dell’Unione Europea. Ciò comporta, oltre l’onere economico, una maggiore probabilità di trovare il proprio segno già anticipato per i singoli prodotti compresi nelle rispettive classi merceologiche.

L’uso che concretamente si fa del marchio di servizio è un uso che può prescindere da prodotti particolari, con la conseguenza che se tutti coloro che prestano servizi di vendita dovessero registrare il proprio marchio solo come marchio dei prodotti da essi venduti, finirebbero per esporsi al rischio di decadenza per mancato uso del marchio proprio quando il marchio stesso è usato direttamente per distinguere esclusivamente i servizi da loro offerti (si pensi alla pubblicità del tipo: “presso i locali di GIACOMELLI SPORT troverai un servizio qualificato... offerto dai nostri incaricati” oppure “ Informiamo la clientela che a Roma è stato aperto in Via... un nuovo locale della catena GIACOMELLI SPORT” tipici comunicati commerciali per servizi di vendita). Il che dimostra che la soluzione alternativa della registrazione del marchio per i prodotti venduti, oltre che ingiustificata e illegittimamente più onerosa, è anche inadeguata, perché inidonea allo scopo di attribuire al richiedente il diritto su un segno idoneo a distinguere il proprio contributo professionale.

Se un simile regime fosse accettato a livello comunitario si contribuirebbe a creare una disarmonizzazione tra il sistema comunitario e la maggioranza dei sistemi degli Stati Membri e, così facendo, si introdurrebbe un ingiustificato impedimento od ostacolo al commercio infracomunitario: ottenere un marchio validamente utilizzabile e registrabile in tutte le 34 classi di prodotti nei 15 Paesi della Comunità sarebbe, invero, impresa alquanto ardua. Ciò’ rappresenterebbe, in quanto misura ingiustificata ed illegittima, una misura equivalente a restrizioni quantitative ex art.30 del Trattato di Roma

6) CONCLUSIONI

per quanto sopra esposto si chiede che codesta Commissione dei Ricorsi annulli la decisione del 23.2.1998 con la quale veniva respinta la domanda limitatamente a “raggruppamento, a beneficio dei terzi, di una varietà di prodotti, trasporto escluso, per permettere ai consumatori di prendere visione e procurarsi i prodotti stessi nella classe 35 in quanto sostanzialmente riconducibile alla vendita” per i seguenti motivi:

1)insufficiente motivazione,

2)violazione dell’art.28 Regolamento N.40/94 e delle regole 1 e 2 del Regolamento di attuazione N.2865/95;

3)la vendita, di beni prodotti da terzi, costituisce un servizio consistente nella selezione e nella raccomandazione che si estrinseca nel raggruppare, fisicamente o virtualmente, vari generi merceologici al fine di dare la possibilità al consumatore di scegliere, dopo aver ottenuto ogni possibile informazione, consiglio e garanzia sui prodotti stessi. I relativi marchi di servizio meritano, quindi, la protezione del Marchio Comunitario che assolve la sua funzione tipica di permettere e facilitare la riconoscibilità del segno e la fedeltà al servizio di vendita prescelto.;

4)il servizio di vendita è chiesto e pagato dal consumatore il quale sceglie , prima ancora dei singoli prodotti, la casa distributrice specifica e accetta di pagarne il relativo prezzo quale quid addizionale ai prezzi delle merci ivi vendute;

5)Il marchio per tali servizi evita il meccanismo artificioso ed ingiusto (della registrazione del segno in tutte le classi merceologiche) che porta necessariamente alla decadenza per non uso del segno stesso e ad una ingiustificata supplementare difficoltà a trovare un segno utilizzabile e registrabile in tutti gli Stati Membri per tutte le classi merceologiche;

Si chiede , quindi, che Codesta Commissione accolga il presente ricorso e , con esso, la legittimità della descrizione nella classe 35 compresa nella domanda della richiedente.

Roma 18.6.1998

AVV.MASSIMO CIMOLI

9 febbraio 2000

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