NEWS Marchi, Nomi a Dominio Diritto d'Autore 2007

L’ultimo mattoncino della saga Lego?

Il 2 dicembre 2006 è stata pubblicata la notizia che la Lego Juris A/S ha impugnato alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee anche la decisione del Grand Board of Appeal contro la registrazione come marchio di forma del famoso mattoncino. Un nostro breve commento:

La decisione Comunitaria contro il famoso mattoncino Lego, già oggetto delle diverse vertenze che, negli anni, si sono succedute anche nei nostri Tribunali, è spunto per riflettere ancora una volta sulla tutelabilità di un marchio di forma.

La Lego Juris A/S, produttrice e distributrice dei famosi giochi Lego, aveva infatti da tempo tutelato il “brick” attraverso appositi brevetti. Successivamente alla scadenza dei brevetti -dal 1973- Lego ha ottenuto la registrazione di tre marchi in Italia che tutelano proprio la forma del mattoncino – a cui, tuttavia, ha successivamente rinunciato.

Nel 1999 Lego chiede la registrazione del mattoncino come marchio comunitario tridimensionale, ma la concorrente Mega Brands Inc. - che distribuisce una versione leggermente diversa e più grande dei noti “giochi modulari” - propone ed ottiene un’azione di nullità della domanda di marchio della Lego.

Nel tentativo di superare la decisione Philips contro Remington, Lego ha appellato la decisione presso il Grand Board dell’Ufficio Comunitario (UAMI), sostenendo che la forma (design e dimensioni) del proprio mattoncino non risponde al requisito della funzionalità, condizione verificata la quale, ai sensi dell’art. 7(1)(e)(ii) del Regolamento sul Marchio Comunitario (RMC) n. 40 del 1994, nessun oggetto potrebbe essere validamente registrato come marchio; recentemente, l’UAMI ha rigettato tale tesi in forza delle prove di funzionalità costituite dai brevetti scaduti, confermando in tal modo la decisione di cancellazione del marchio tridimensionale Lego:
(http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2004/en/R0856_2004-G.pdf).
In particolare, la Corte di Appello definisce che l’espressione “esclusivamente” nel dettato normativo ex art. 7(1)(e)(ii) del RMC [ “…sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico…”] deve intendersi nel senso che la forma ha come sola esclusiva funzione quella di ottenere un risultato tecnico. L’espressione forma del prodotto necessaria, invece, nell’interpretazione della Corte, indica quella forma richiesta per ottenere un determinato risultato tecnico.
In tal senso, continua la Corte, il design e la struttura del mattoncino Lego furono ideate ed adottate allo scopo di realizzare la funzione utilitaristica di interconnessione dei singoli mattoncini, e non al fine di assolvere alla funzione distintiva, propria, invece, dei marchi.

Il 25 settembre 2006 Lego Juris ha appellato il rigetto avanti la Corte di Giustizia Europea ed il giudizio è tutt’ora pendente.
Sulla questione della tutelabilità del mattoncino Lego leggiamo anche diverse pronunce dei Tribunali in Italia; tra queste, la Corte d’Appello di Milano (28 ottobre 2003) che aveva ritenuto doversi ammettere, contro Mega Bloks Inc., la sola tutela della concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 Codice Civile.

La stessa Corte ha infine considerato un importante distinguo tra le interconnessioni delle serie modulari e le interconnessioni tout court, ammettendo le prime alla tutela brevettuale ed escludendone le seconde, che sono, invece, soggette alla disciplina dettata per la forma determinata unicamente dalla funzione tecnica.

L’importanza di tutte le decisioni sopra ricordate riposa sul fatto che esse investono la dibattuta compatibilità tra il sistema della tutela brevettuale da un lato e quello dei segni distintivi e della concorrenza sleale dall’altro (sull’argomento De Marco Raffaello Stefano, Ragioni e limiti della tutela concorrenziale ultra brevettuale dei prodotti modulari, in “Il Diritto industriale” n. 5/2004, pag. 476).

La decisione della Corte di Giustizia attesa per la fine dell’anno sarà un altro tassello sulla questione che alcuni ritengono un’insanabile incompatibilità tra il principio dell’estraneità del marchio al prodotto proprio della tutela dei segni distintivi e la protezione brevettuale delle innovazioni tecniche e delle forme funzionali, cioè di tutte quelle forme in grado di arricchire un prodotto dal punto di vista tecnico. Sarà davvero questa per Lego l’ultimo mattoncino della saga?

vedi l'Archivio degli Anni Precedenti
torna alla pagina principale delle News