News > Merci “in transito”. Pubblicate dalla Commissione Europea le Guidelines sulla applicazione doganale del regolamento sul marchio UE (CE) n 207/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424, ed alla direttiva (UE) 2015/2436.

Il 5 luglio 2016 la Commissione Europea ha pubblicato la sua "comunicazione sull’applicazione doganale di diritti di proprietà intellettuale relativa a merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica tra cui le merci in transito", in conseguenza dei recenti cambiamenti nelle norme europee sui marchi (Regolamento sul Marchio UE (CE) n 207/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 e direttiva marchi  (UE) 2015/2436), che intersecano il Regolamento (UE) n 608/2013, il quale stabilisce le condizioni e le procedure per l'intervento delle autorità doganali su merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.
 
Per l'effetto delle modifiche, dovrebbe essere consentito a i titolari di marchio di impedire l'ingresso di merci contraffatte e la loro collocazione in tutte le situazioni doganali, compreso il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, il deposito temporaneo, il perfezionamento attivo o di ammissione temporanea, anche quando tali merci non sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'UE o dello Stato membro interessato. Questo è il cambiamento importante rispetto alla decisione della Corte di giustizia nel caso Nokia / Philips C-446/09 e C-495/09, che ha consentito la sospensione delle merci in transito, in violazione di diritti di IP, solo sulla base della prova che dette merci sono state vendute ad un cliente nell'Unione europea o offerte/destinate alla vendita, o pubblicizzate ai consumatori dell'Unione europea.
 
Inoltre, tali modifiche estendono i diritti del titolare di un marchio registrato sia a livello Unionale, come marchio dell'Unione europea, che a livello di singolo Stato membro, come marchio nazionale.
In quest'ultimo caso gli Stati membri, in conformità con la direttiva citata, devono adeguare le loro disposizioni legislative, amministrative e regolamentari, in materia di marchi nazionali, in attuazione della direttiva medesima, entro il 14 gennaio 2019.
 
L'avviso della Commissione spiega che l'applicazione delle nuove regole è limitata a prodotti recanti marchi contraffatti. Per tutte le altre violazioni dei marchi e per le violazioni degli altri diritti di IP, i criteri Nokia / Philips dovrebbero essere ancora applicabili.
 
Inoltre, le linee guida raccomandano che le autorità doganali prendano tutte le precauzioni per evitare la sospensione dello svincolo di farmaci legalmente commercializzati a norma del regolamento (UE) n 608/2013, a meno che non siano destinati al mercato dell'UE, o a meno che tali merci rechino un marchio sospettato di essere contraffatto, cioè identico, o essenzialmente identico, al marchio protetto.
 
Infine, le linee guida specificano che, al fine di non ostacolare il libero flusso del commercio legittimo, il potere del titolare di un marchio registrato di impedire l'ingresso nell'UE di merci sospette di contraffazione cessa, durante l’eventuale procedimento successivo avviato per determinare se il marchio registrato è stato violato, quando il dichiarante, o il detentore delle merci, fornisce la prova che il titolare del marchio registrato non è legittimato a vietare l'immissione della merce sul mercato del paese di destinazione finale, perché il marchio in questione non è ivi protetto.
 


Goods “in transit”. The EU Commission published the Guidelines on Customs enforcement of EU Reg. UE (CE) n 207/2009, as amended by (UE) 2015/2424, and directive (UE) 2015/2436.
 
Text: On July 5, 2016 the EU Commission published its “notice on the customs enforcement of Intellectual Property Rights concerning goods brought into the customs territory of the Union without being released for free circulation including goods in transit”, as a consequence of the recent changes in the EU trademark laws (EU Trademark Regulation (EC) No 207/2009 as amended by Regulation (EU) 2015/2424 and Trademark Directive (EU) 2015/2436), crossing the Regulation (EU) No 608/2013, which sets out the conditions and procedures for action by the customs authorities with regard to goods suspected of infringing an intellectual property right.
 
To the effect of the changes, it should be permissible for trademark proprietors to prevent the entry of counterfeit goods and their placement in all customs situations, including transit, transshipment, warehousing, free zones, temporary storage, inward processing or temporary admission, also when such goods are not intended to be placed on the market of the EU or of the Member State concerned. This is the important change in respect to the Court of Justice ruling in Nokia/Philips case C-446/09 and C-495/09, which consented the suspension of infringing goods in transit only under the evidence that he goods have been sold to a customer in the European Union or offered for sale or advertised to consumers in the European Union.
 
Further, such changes extend the rights of the owner of a trade mark registered at Union level as a European Union trade mark or at Member State level as a national trade mark. In the latter case Member States, in accordance with the mentioned Directive, shall adjust their national trade mark law, regulations and administrative provisions to implement the Directive by 14 January 2019.
 
The notice explain that the application of the new rules is limited to counterfeit trademark goods. For all other trademark infringements and infringements of other IP rights the Nokia/Philips criteria should be still applicable.
 
Furthermore, the guidelines recommend that customs authorities should take full precautions to avoid any detention of legally traded medicines under Regulation (EU) No 608/2013, unless they are intended for the EU market or unless those goods bear a trade mark suspected of being counterfeit, i.e. identical or essentially identical to the protected trade mark.
 
Finally, the guidelines specify that, in order to avoid hampering the free flow of legitimate trade, the entitlement of the proprietor of a registered trade mark to prevent the entry of allegedly infringing goods into the EU shall lapse if during the  possible subsequent proceedings initiated to determine whether the registered trade mark has been infringed, evidence is provided by the declarant or the holder of the goods that the proprietor of the registered trade mark is not entitled to prohibit the placing of the goods on the market in the country of final destination because the trade mark concerned is not protected in the country of final destination.

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